No se puede registrar una marca genérica. Se puede registrar una descriptiva.
La Ley de Marcas Registradas de los Estados Unidos, también conocida como la Ley Lanham, le permite registrar marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que existen dos vías a través de las cuales puede registrar su marca: el Registro Principal y el Registro Suplementario menos conocido.
Antes de entrar en estas vías, es importante comprender cómo se identifican las marcas comerciales y, por lo tanto, los diferentes tipos de marcas comerciales que puede tener. Solo entonces tendrán sentido estas vías de registro de marcas.
Lo primero es lo primero: una marca comercial (un logotipo, una palabra, un eslogan que identifica a su empresa, producto o servicio) solo puede registrarse como marca comercial si se demuestra que es distintiva . Una marca distintiva es aquella que consiste en palabras únicas, inventadas o sugerentes que ayudan a distinguir su empresa dentro del mercado. En contraste con esto, se encuentra la marca descriptiva , que generalmente se usa para describir o nombrar las características / cualidades de los servicios que se ofrecen. En otras palabras, las marcas descriptivas simplemente describen los productos o servicios para los que se utiliza la marca.
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¿Por qué importa esto? Ser propietario de una marca comercial descriptiva le impide utilizar el Registro principal durante la marca comercial y, en su lugar, puede canalizarlo al Registro suplementario. Qué significa eso? Bueno, hay ciertos compromisos que tendrá que enfrentar usando el Registro Suplementario. ¿Eso significa que no deberías usar esta avenida? ¡Por supuesto no! Pero es importante tener en cuenta lo que ofrece el Registro Principal antes de decidir si el Registro Suplementario es el adecuado para usted.
El registro principal se utiliza para marcas distintivas y, por lo general, ofrece protección legal más completa y reparación de daños relacionados con marcas registradas. La inscripción en el Registro Principal tiene muchos beneficios, que incluyen:
- Proporcionar al solicitante de registro evidencia prima facie de la propiedad de la marca
- la presunción legal de la validez de una marca, y
- reconocimiento del uso exclusivo y continuo de una marca
Una marca puede ser distintiva desde el principio, o puede volverse distintiva a través del uso extensivo. Un buen ejemplo de una marca que comenzó siendo descriptiva, pero que se volvió distintiva, es la del gigante de la electrónica Best Buy®.
Una marca descriptiva puede volverse distintiva si alcanza lo que se llama un “significado secundario”; en otras palabras, el público comienza a asociar la marca descriptiva no con las cualidades o tipos particulares de productos o servicios que se ofrecen, sino con el negocio / productor en sí . ¿Cómo se logra esto? Típicamente, a través de grandes cantidades de publicidad, ventas nacionales o influyentes, o uso a largo plazo. Caso en cuestión: “Best Buy” evolucionó de una mera descripción pegadiza de una tienda de electrónica y sus servicios y, debido al rápido crecimiento y las campañas de marketing nacionales, pronto se convirtió en sinónimo del negocio en sí . Cuando la gente escuchó el término “Best Buy”, sabían a qué compañía se dirigía. Esto es precisamente lo que convierte una marca descriptiva en una distintiva .
Puede pensar que tener una marca descriptiva por sí sola no será lo suficientemente bueno para usted y su negocio, especialmente si cambiar el nombre no es una opción. Pero, ¿cómo se supone que debo hacerme tan grande como Best Buy ® sin tener una marca registrada?
La buena noticia es que el Registro Suplementario (usado para marcas descriptivas ) puede ser una alternativa vital si el registro en el Registro Principal es un fracaso. Por ejemplo, puede intentar registrar su marca comercial en el Registro Principal, pero aprender que su marca comercial no es lo suficientemente distintiva para calificar para dicho registro. Si recibe una respuesta de que su marca comercial potencial es “meramente descriptiva” y, por lo tanto, se rechaza, es posible mover la solicitud al Registro Suplementario. Y si puedes, deberías!
El Registro Suplementario no cubre las mismas bases legales del Registro Principal, pero es capaz de distinguir legalmente los bienes y servicios de su negocio y ofrecerle protección.
Los ejemplos de marcas descriptivas que no han alcanzado el nivel de una marca distintiva incluyen los nombres de nuevas revistas, que a menudo son simplemente una descripción de los contenidos de la revista / posible audiencia.
Algunos ejemplos de revistas en el Registro Suplementario son BOY STYLE MAGAZINE, una revista en línea para la moda de niños; MARIJUANA BUSINESS MAGAZINE, una publicación dentro del campo de la industria del cannabis; y PALEO MAGAZINE, una revista dentro del campo de la salud, la nutrición y la dieta.
Estas revistas experimentan una serie de beneficios que vienen con el Registro Suplementario:
- La marca aparecerá en las búsquedas de marcas comerciales y, por lo tanto, evitará el registro de marcas similares en registros principales o suplementarios.
- Los solicitantes de registro pueden usar el símbolo ® una vez que la marca está registrada
- Todavía se puede usar una marca en el Registro Suplementario para escribir cartas de cese y desistimiento
- Una marca bajo el Registro Suplementario puede ayudar a lograr el registro en países extranjeros (bajo el Convenio de París)
- Se puede usar para probar el uso exclusivo por un período de cinco años, luego de lo cual puede calificar para el Registro de Principal
- Las marcas en el Registro Suplementario no están abiertas para oposiciones de terceros, por lo que estas marcas no pueden oponerse como sus contrapartes en el Registro Principal
El objetivo de estas revistas, a través de sus ventas y circulación, es alcanzar el estado de poder registrarse en el Registro Principal una vez que sus marcas alcanzan un carácter distintivo adquirido (como Best Buy®). Sin embargo, todavía hay muchos beneficios de tener una marca registrada en el Registro Suplementario.
Es importante tener en cuenta lo que no puede hacer una marca registrada en el Registro Suplementario (en contraste con una marca registrada en el Registro Principal) para que sepa qué beneficios puede experimentar al calificar para la última vía.
- Una marca registrada en el Registro Suplementario no transmite las presunciones de validez, propiedad y derechos exclusivos para usar la marca, por lo que debe probarse en el tribunal.
- Un registro en el Registro Suplementario no puede utilizarse para detener la importación de productos falsificados.
- Un registro en el Registro Suplementario no puede volverse incontestable después del registro, sin importar cuánto tiempo permanezca en uso. Esto es diferente a un registro en el Registro Principal, que es elegible para volverse incontestable después de 5 años de uso continuo.
- Tener una inscripción en el Registro Suplementario no le impide presentar acusaciones de infracción de marca en un tribunal federal; es simplemente más difícil hacerlo, ya que debe probar que su marca ha adquirido un significado distintivo (o secundario) para que el tribunal tome en serio su demanda.
Además, es importante tener en cuenta que, si bien puede registrar una marca comercial en el Registro Principal sobre la base del uso futuro (es decir, la intención de uso), una marca comercial solo puede archivarse o transferirse al Registro Suplementario si ya está en uso en los Estados Unidos.
En conclusión, la avenida del Registro Principal le proporciona la marca comercial más sólida en términos legales. Sin embargo, es común que una marca comercial nueva o desconocida que es descriptiva no califique para este estado, que es cuando podría considerar la vía del Registro Suplementario, que aún le ofrece protección legal adecuada.
Puede solicitar el registro en el Registro Principal y luego, si falla, enmendar su solicitud de registro en el Registro Suplementario. Si ya sabe que su marca es descriptiva, también puede presentarla directamente en el Registro Suplementario, aunque la mayoría de los solicitantes prefieren presentarla en el Registro Principal y luego solo enmendarla si un abogado examinador se lo solicita. De cualquier manera, es útil saber qué vías están disponibles para usted y su negocio en crecimiento.
PD: si desea obtener más información sobre las marcas descriptivas, consulte esta publicación y si desea saber cómo seleccionar una excelente marca comercial para su negocio, vea este video rápido.
Anita Mar
CEO, agente de marcas comerciales de Trademark Angel ™
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